Le caractère descriptif d’une marque communautaire
Définition juridique
Selon l’article 7(1) (c) du règlement sur la marque de l’union européenne (RMUE), un signe doit être refusé au motif qu’il est descriptif s’il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés.
C’est le cas lorsque le signe fournit des informations sur, entre autres,
- la quantité,
- la qualité,
- les caractéristiques,
- la destination,
- la provenance géographique,
- l’espèce et/ou la taille des produits ou services.
Le rapport entre le signe et les produits et services doit être suffisamment direct et concret ([1]), et compris sans autre réflexion ([2]).
Il ressort des directives relatives aux directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires (Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus) que : « Si une marque est descriptive, elle est également non distinctive ».
Combinaisons de mots
En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif.
L’enregistrement a été refusé dans les affaires suivantes :
- « BIOMILD » pour du yaourt qui est doux et biologique (voir arrêt du 12/02/2004, C-265/00) ;
- « Companyline » pour des services relatifs aux assurances et aux affaires financières (voir arrêt du 19/09/2002, C-104/00 P) ;
- « TRUSTEDLINK » pour des logiciels pour le commerce électronique, services de conseils aux entreprises, services d’intégration de logiciels et services de formation aux technologies et services de commerce électronique (voir arrêt du 26/10/2000, T-345/99) ;
- « CINE COMEDY » pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, la production, la projection et la location de films, et pour la cession, la transmission, la location et toute autre exploitation de droits sur des films (voir arrêt du 31/01/2001, T-136/99) ;
- « TELE AID » pour des dispositifs électroniques pour la transmission vocale ou de données, services de réparation pour automobiles et dépannage, gestion d’un réseau de communications, services de remorquage et services d’un centre de calcul doté d’un système de localisation de véhicules (voir arrêt du 20/03/2002, T-355/00) ;
- « CLEARWIFI » pour des services de télécommunication, à savoir fourniture d’accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication (voir arrêt du 19/11/2009, T-399/08) ;
- « GREEN CARBON » pour du caoutchouc régénéré, à savoir matières carbonées recyclées, en l’occurrence matières remplies de caoutchouc, matières plastiques ou élastomères provenant de résidus carbonés issus de la pyrolyse et mélanges de caoutchouc, élastomères ou matières plastiques composés de ces matières de remplissage (voir arrêt du 11/04/2013, T-294/10).
De la même manière, les combinaisons du préfixe «EURO» avec des termes purement descriptifs doivent être refusées lorsque l’élément «EURO» renforce le caractère descriptif du signe dans son ensemble ou lorsqu’il existe un rapport raisonnable entre ce terme et les produits ou services concernés. Ce raisonnement est conforme à l’arrêt du 07/06/2001, T-359/99, « EuroHealth ».
Abréviations et acronymes
Les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif n’est pas suffisant.
Appréciation des termes géographiques
Comme pour tous les autres termes descriptifs, il y a lieu d’évaluer si le terme géographique décrit des caractéristiques objectives des produits et services. Cet examen doit être effectué par rapport aux produits et services revendiqués et à la perception du public pertinent. Le caractère descriptif du terme géographique peut avoir trait:
- au lieu de fabrication des produits ;
- à l’objet d’un produit (par exemple, la ville ou la région traitée par un guide de voyage) ;
- au lieu où sont fournis les services ;
- au type de cuisine (pour les restaurants).
Première étape de l'appréciation
La première étape de l’appréciation du terme géographique consiste à déterminer si le terme est compris comme tel par le public pertinent. Dans la plupart des cas, cette compréhension sera établie en tenant compte d’un consommateur normalement informé ayant une culture générale suffisante sans être spécialiste en géographie.
Seconde étape de l'appréciation
La deuxième étape consiste à déterminer si le terme géographique demandé désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits ou services revendiqués, ou si un lien sera raisonnablement établi dans l’avenir ([3]).
Nom de marque avec terme géographique
Une marque composée d'un nom géographique n'est pas descriptive lorsque ce nom n'est pas actuellement renommé en tant que lieu de production des produits ou de prestation des services en cause, et lorsqu'il n'est pas non plus raisonnable d'envisager qu'il puisse désigner, à l'avenir, la provenance géographique de ces produits ou services ([4]).
Un signe composé d'une indication géographique est descriptif lorsque cette indication révèle la qualité ou d'autres propriétés des produits concernés et est susceptible « d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple, en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs ». L'article 7(1)(c) du RMUE s'oppose ainsi à la protection d'une marque comprenant un mot permettant d'identifier avec certitude une indication géographique protégée au niveau national pour des vins et connue des consommateurs, peu important l'absence de concordance parfaite entre ce mot (« Castel ») et cette indication géographique (« Castell ») ([5]).
Termes décrivant l’objet contenu dans les produits ou services
Lorsqu’un signe est exclusivement composé d’un mot qui décrit ce que peut être l’objet ou le contenu des produits ou services concernés, il doit être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Les termes notoires et susceptibles d’être liés à une chose, à une activité ou à un produit particuliers par le public pertinent sont aptes à décrire l’objet.
La question essentielle consiste à savoir si le signe demandé peut être utilisé dans le commerce pour les produits ou services demandés de sorte qu’il soit inévitablement perçu par le public pertinent comme descriptif de l’objet des produits ou services revendiqués, et s’il doit dès lors être maintenu à la disposition d’autres opérateurs.
Sur le caractère distinctif d’une marque communautaire
Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que le signe permet d’identifier le produit et/ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises ([6]).
D’après une jurisprudence constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a ([7]).
Selon la jurisprudence des tribunaux européens, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement ([8]).
[1] voir arrêt du 20/07/2004, T-311/02, «LIMO», point 30; arrêt du 30/11/2004, T-173/03, «NURSERYROOM», point 20.
[2] voir arrêt du 26/10/2000, T-345/99, «TRUSTEDLINK», point 35.
[3] voir arrêt du 04/05/1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97, «Chiemsee», point 31.
[4] TPICE, 8 juill. 2009, aff. T-225/08, Mineralbrunnen Rhön c/ OHMI, « Alaska », pts 27 et 31. – TPICE, 15 oct. 2008, aff. T-230/06, Rewe-Zentral AG c/ OHMI, « Port Louis », pt 60. – TPICE, 25 oct. 2005, aff. T-379/03, Peek & Cloppenburg KG c/ OHMI, « Cloppenburg ». – Pour une solution inverse, V. TPICE, 15 oct. 2003, aff. T-295/01, Nordmilch eG c/ OHMI, « Oldenburger ». – TPICE, 7 juin 2005, aff. T-316/03, Münchener Rückversicherungs c/ OHMI, « MunichFinancialServices ».
[5] Trib. UE, 13 sept. 2013, aff. T-320/10, Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell c/ OHMI, « Castel », pts 58 à 63.
[6] voir arrêt du 29/04/2001, affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, point 32; arrêt du 21/10/2004, C-64/02 P, point 42; arrêt du 08/05/2008, C-304/06 P, point 66; et «Audi/OHMI», point 33.
[7] voir arrêt du 29/04/2001, affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, point 33; arrêt du 08/05/2008, C-304/06 P, point 67; et «Audi/OHMI», point 34); arrêt du 14/06/2012, T-293/10, «Sept carrés de couleurs différentes»; arrêt du 12/07/2012, C-311/11 P, «Wir machen das Besondere einfach», point 23.
[8] voir arrêt du 12/06/2007, T-190/05, «Twist & Pour», point 39.